Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes titulaire d’une marque et qu’un concurrent reprend votre nom, il utilise rarement une seule forme. Il y a l’enseigne sur la devanture, le nom affiché sur la fiche Google, la signature des réseaux sociaux, parfois la dénomination sociale, parfois un nom de domaine. Ces signes ne sont pas identiques entre eux : certains ajoutent un quartier, une ville, un qualificatif.
Le réflexe du juge, lorsque le dossier est volumineux, est de retenir les signes « principaux » et de raisonner sur eux. Cette décision interdit ce raccourci. Le juge doit comparer votre marque, telle qu’elle est enregistrée, avec chacun des signes que le défendeur utilise effectivement, y compris celui qui sert d’enseigne. Écarter la contrefaçon sans avoir procédé à cette recherche prive la décision de base légale.
La conséquence pratique est double. Côté demandeur, vous avez intérêt à identifier et à faire constater séparément chaque usage, puis à demander expressément au juge de comparer la marque avec chacun d’eux. Côté défendeur, l’argument tiré des différences visuelles d’une version enrichie du signe — l’ajout d’un nom de quartier, d’un article, d’un complément — ne vous protège pas si, par ailleurs, vous utilisez le signe nu comme enseigne.
Deuxième enseignement, moins confortable : la cassation obtenue sur la contrefaçon n’entraîne pas mécaniquement celle du rejet de l’action en concurrence déloyale. Ce sont deux terrains distincts, avec des preuves distinctes.
Les faits
Un restaurateur est titulaire d’une marque verbale française déposée en 2005, puis renouvelée, pour désigner des services de restauration, de bar, de traiteur et d’hôtellerie. Il est le gérant d’une société qui exploite un restaurant en Seine-Saint-Denis sous une enseigne reprenant ce nom.
En juin 2020, une société est créée et ouvre un restaurant dans le quartier de Passy, à Paris, sous une enseigne construite sur le même mot. Sur la devanture, sur son compte Google et sur les réseaux sociaux, elle utilise plusieurs variantes : le mot seul, et le mot suivi de l’indication géographique du quartier.
Le titulaire de la marque assigne en contrefaçon. La société qui exploite son propre restaurant agit, de son côté, en concurrence déloyale et parasitisme.
La cour d’appel de Paris rejette l’ensemble des demandes le 2 octobre 2024. Elle retient que les signes à comparer sont « principalement » la marque d’un côté et, de l’autre, les deux versions complétées par le nom du quartier. Elle relève des différences d’attaque — l’article présent dans la marque, absent des signes litigieux —, des différences de finale et un nombre de mots distinct. Elle en déduit que l’impression d’ensemble est suffisamment différente pour exclure tout risque de confusion.
La question posée à la Cour
Le juge peut-il écarter la contrefaçon en ne comparant la marque qu’avec certains des signes utilisés par le concurrent, alors qu’il a lui-même constaté que celui-ci exploite son restaurant sous une enseigne reprenant le terme protégé ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, au visa de l’article L. 713-2, 2°, du code de la propriété intellectuelle.
Est interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
La cour d’appel avait elle-même constaté que la société défenderesse exploitait un restaurant sous une enseigne reprenant le terme protégé. Elle ne pouvait donc pas limiter son examen aux deux variantes enrichies du nom du quartier. En statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’usage du signe à titre d’enseigne n’était pas contrefaisant, elle n’a pas donné de base légale à sa décision.
Le raisonnement est simple : les différences relevées — l’article initial, la finale géographique, le nombre de mots — n’ont de sens que pour les signes qui les comportent. Elles disparaissent dès lors que le concurrent utilise, ne serait-ce qu’à titre d’enseigne, le terme nu. Comparer la marque avec la version la plus éloignée, en laissant de côté la plus proche, revient à ne pas trancher la question posée.
Sur la concurrence déloyale, en revanche, le pourvoi échoue. La société exploitante invoquait un risque de confusion et une banalisation de son enseigne, mais n’en avait pas démontré la réalité. La Cour précise que la cassation prononcée sur la contrefaçon n’affecte pas ce constat : l’absence de preuve du risque de confusion sur le terrain de l’article 1240 du code civil est un motif autonome, qui survit à la censure. La critique tirée de ce que le préjudice s’infère nécessairement des actes déloyaux est écartée comme inopérante, visant des motifs surabondants.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, mais uniquement sur la contrefaçon. La société défenderesse est condamnée aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700.
- La comparaison se fait entre la marque telle qu'enregistrée et chacun des signes utilisés par le concurrent, enseigne comprise.
- Écarter la contrefaçon sans examiner l'usage à titre d'enseigne constitue un défaut de base légale, sanctionné par la cassation.
- La cassation sur la contrefaçon n'entraîne pas celle du rejet de la concurrence déloyale : le risque de confusion doit y être prouvé séparément.
Ce qu’il faut faire concrètement
Recensez tous les usages, un par un. Devanture, fiche Google, pages de réseaux sociaux, cartes, supports publicitaires, nom de domaine, dénomination sociale. Faites établir un constat d’huissier daté pour chacun. Un signe non documenté est un signe que le juge ne comparera pas.
Demandez expressément la comparaison signe par signe dans vos conclusions. La cassation repose ici sur le fait que la recherche était demandée. Formulez-la en toutes lettres, pour chaque usage identifié, plutôt que de laisser le juge sélectionner les signes « principaux ».
Vérifiez le libellé de votre dépôt. La protection s’apprécie au regard des produits et services enregistrés. Pour un restaurant, assurez-vous que la classe 43 couvre bien restauration, bar, traiteur et hôtellerie si ces activités sont exercées.
Ne confondez pas les deux actions. La contrefaçon appartient au titulaire de la marque ; la concurrence déloyale à l’exploitant qui subit le trouble. Si vous agissez sur ce second terrain, constituez une preuve propre du risque de confusion : témoignages de clients, appels ou réservations détournés, messages reçus par erreur, avis en ligne mélangeant les deux établissements. Invoquer la contrefaçon comme unique fondement de la déloyauté ne suffit pas.
Si vous êtes du côté du concurrent attaqué, vérifiez l’ensemble de votre propre communication avant d’opposer les différences entre les signes. Une variante enrichie ne neutralise pas un usage du terme nu sur la devanture.
