Profiter de la contrefaçon commise par un tiers ne suffit pas à vous rendre contrefacteur

Ce que cette décision change pour vous

Vous dirigez une société tête de réseau, une franchise, un groupement de concessionnaires ou simplement une entreprise qui travaille avec des partenaires indépendants. Un de ces partenaires utilise la marque d’un concurrent sur ses supports commerciaux, et les clients qu’il capte ainsi finissent par arriver chez vous. Le titulaire de la marque vous assigne en même temps que lui.

Cette décision vous donne un moyen de défense solide. Le seul fait d’avoir bénéficié économiquement d’un acte de contrefaçon commis par un tiers ne suffit pas à engager votre responsabilité. Il faut démontrer que vous avez vous-même fait usage de la marque : un comportement actif, une maîtrise directe ou indirecte de l’acte litigieux.

La même exigence s’applique à la concurrence déloyale. Reprendre la charte graphique d’un concurrent, créer une confusion, désorganiser un réseau : ce sont des fautes. Mais encore faut-il qu’elles vous soient personnellement imputables. La Cour exige la preuve d’actes positifs et caractérisés accomplis par la personne poursuivie.

Concrètement, si votre nom apparaît dans une procédure de contrefaçon uniquement parce que le flux commercial détourné a fini chez vous, vous devez contester l’imputabilité. C’est un terrain de défense distinct de la discussion sur l’existence même de la contrefaçon.

À l’inverse, si vous êtes titulaire d’une marque et victime d’agissements en cascade, sachez que viser le bénéficiaire final ne suffira pas. Vous devez documenter les actes propres de chaque défendeur.

Les faits

Une société gère un réseau de franchise de pose et de réparation de vitrage automobile, comptant environ 350 centres franchisés. Elle est titulaire de deux marques françaises, l’une verbale déposée en 2012, l’autre semi-figurative déposée en 2015, désignant notamment les services d’entretien, de réparation et de remplacement de vitres de véhicules.

Une société concurrente anime depuis 2015, sous une autre enseigne, son propre réseau de concessionnaires proposant une solution de réparation ou de remplacement de vitrage. Un ancien membre du premier réseau l’a rejointe.

Le titulaire des marques découvre qu’une troisième société fait éditer et distribue, sans autorisation, des cartes de visite reproduisant ses deux marques et reprenant les couleurs et caractères de sa charte graphique. Le numéro de téléphone imprimé sur ces cartes aboutit à une plateforme d’accueil téléphonique, à laquelle avait été confié l’accueil des appels de la société concurrente et de certains membres de son réseau.

Une personne ayant composé ce numéro atteste avoir été accueillie au nom de la société qui diffusait les cartes, puis orientée vers un centre du réseau concurrent pour une prise de rendez-vous. Le gérant de la plateforme téléphonique indique que les appels concernant la société diffusant les cartes étaient très peu nombreux comparés à ceux reçus pour le réseau concurrent.

Le titulaire des marques assigne les trois sociétés en contrefaçon et en concurrence déloyale. La cour d’appel de Paris, le 16 octobre 2024, condamne la société tête du réseau concurrent à 6 022 euros au titre du préjudice patrimonial de contrefaçon, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 6 000 euros au titre de la concurrence déloyale. Elle retient que cette société avait, si ce n’est diffusé elle-même la carte, à tout le moins retiré un profit de sa diffusion.

La question posée à la Cour

Une entreprise peut-elle être déclarée contrefactrice et condamnée pour concurrence déloyale au seul motif qu’elle a tiré un avantage économique d’agissements commis par une autre entreprise, sans avoir elle-même reproduit ni diffusé le signe litigieux ?

Ce qu’a jugé la Cour

Non. La Cour de cassation casse l’arrêt sur les deux fondements.

Sur la contrefaçon, elle vise les textes du code de la propriété intellectuelle applicables au litige :

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

La Cour s’appuie sur l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 2 juillet 2020 : les termes « faire usage » impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. Une personne ne peut être considérée comme l’auteur de l’usage d’un signe au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique.

La conséquence en droit français est nette : le seul fait que l’usage contrefaisant d’une marque par un opérateur procure à un tiers un avantage économique ne caractérise pas la contrefaçon par ce tiers.

Les deux attestations retenues par la cour d’appel — l’orientation d’un appel vers un centre du réseau, le volume comparé des appels — ne caractérisaient pas un usage autonome et personnel des marques. La cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Sur la concurrence déloyale, la Cour vise l’article 1240 du code civil :

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Elle en déduit que l’action en concurrence déloyale reposant sur une faute, son succès suppose la preuve, par celui qui s’en prétend victime, de l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés du fait de la personne poursuivie pour qu’ils lui soient imputables. Les motifs retenus — reprise de la charte graphique sur des cartes éditées et diffusées par une autre société, remise de ces cartes à des assureurs, risque de confusion, désorganisation du réseau — ne visaient aucun acte personnel de la société condamnée.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous êtes assigné en contrefaçon aux côtés d’un partenaire ou d’un membre de votre réseau, exigez dans vos conclusions que le demandeur identifie précisément, support par support, les actes que vous auriez vous-même accomplis. Contestez séparément l’existence de la contrefaçon et son imputabilité : ce sont deux débats distincts.

Relisez les pièces adverses en cherchant les formules révélatrices : « a retiré un profit », « a bénéficié », « était intéressée à ». Ces expressions signalent une démonstration d’avantage économique, et non d’acte personnel. Soulignez-les.

Vérifiez le contrôle que vous exercez réellement sur les supports incriminés. Si les cartes, flyers, sites ou annonces ont été créés et diffusés par un tiers sans votre validation, conservez toute trace de cette absence de maîtrise : absence de charte imposée, absence de fourniture de supports, absence d’approbation.

Si vous confiez votre accueil téléphonique ou votre prospection à un prestataire mutualisé, documentez par écrit le périmètre de sa mission. Un prestataire commun à plusieurs entreprises ne doit pas devenir le point de rattachement qui vous impute les fautes d’un autre client.

Si vous animez un réseau, insérez dans vos contrats de franchise ou de concession une clause interdisant tout usage de signes appartenant à des tiers et prévoyez un droit de contrôle sur les supports de communication de vos membres.

Si vous êtes titulaire d’une marque et que plusieurs entreprises sont impliquées, constituez pour chaque défendeur un dossier probatoire propre : constats, saisies-contrefaçon, correspondances établissant son intervention matérielle. Une chaîne économique ne vaut pas preuve d’un acte personnel.