Les faits de l’espèce
L’affaire met en lumière la situation délicate des enseignants-chercheurs inventeurs au sein de la fonction publique. M. [V], maître de conférence à l’université, mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), a développé deux outils informatiques de gestion de documents numériques, dénommés « INRIA88 » et « INRIA97 ».
L’INRIA a déposé des demandes de brevets sur ces inventions respectivement en 2006 et 2008, obtenant leur délivrance ainsi que des extensions internationales (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Chine, États-Unis, Canada, Japon). Seule l’extension américaine du brevet INRIA97 a été refusée par l’USPTO en 2017.
Pour valoriser ces inventions, un mandat d’intérêt commun a été conclu en 2009 entre l’INRIA et l’université, désignant le premier comme organisme gestionnaire. En 2010, un contrat de licence exclusive d’une durée de cinq ans renouvelable a été signé avec la société Antelink, spécialement créée pour exploiter cette technologie, comportant une option d’achat des brevets.
La société Antelink a été placée en liquidation judiciaire le 12 janvier 2017. Par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge-commissaire a constaté que le contrat de licence était toujours en cours, ouvrant ainsi l’option d’achat au bénéfice du liquidateur. Le 26 janvier 2018, l’INRIA et l’université ont cédé les brevets au liquidateur de la société Antelink, en vue de leur reprise par la société Cast.
L’inventeur, estimant avoir été privé de la possibilité de disposer des droits patrimoniaux sur ses inventions après l’arrêt de leur valorisation, a assigné l’INRIA et l’université en indemnisation.
La question juridique posée
Le litige portait sur l’interprétation de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation d’une invention réalisée par un agent public, celui-ci peut disposer des droits patrimoniaux attachés à cette invention, dans les conditions prévues par une convention.
Plusieurs questions se posaient :
-
La fin du contrat de licence exclusive (que l’INRIA avait lui-même constatée au 27 mai 2015) caractérisait-elle une décision de cesser la valorisation, obligeant les établissements à proposer une convention à l’inventeur ?
-
La cession des brevets à un tiers (le liquidateur de la société Antelink) constituait-elle un abandon de la valorisation ou, au contraire, un acte de valorisation ?
-
Les demandes indemnitaires de l’inventeur (prime d’intéressement, perte de carrière, préjudice moral) devaient-elles être examinées indépendamment de la question de l’application de l’article R. 611-12 ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle, validant le raisonnement de la cour d’appel sur la valorisation des inventions tout en censurant son défaut de motivation sur les demandes indemnitaires connexes.
Sur la notion de valorisation
La Haute juridiction approuve l’analyse de la cour d’appel en retenant que l’INRIA et l’université avaient poursuivi la valorisation des inventions jusqu’à la cession des brevets en 2018. Elle relève plusieurs éléments caractérisant cette valorisation continue :
- L’investissement de près de 300 000 euros dans le maintien des brevets (annuités, procédures internationales)
- L’acquisition d’actions de la société Antelink par la filiale de l’INRIA (plus de 300 000 euros)
- La délégation de l’inventeur auprès de la société Antelink, avec maintien de son traitement
- Les tentatives de renouvellement de la licence en 2014 et 2016
La cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation.
Cette qualification est décisive : la cession des brevets au liquidateur, permettant leur acquisition ultérieure par la société Cast pour poursuivre l’exploitation industrielle, s’inscrit dans la continuité de la valorisation et non dans son abandon.
Sur le défaut de réponse aux conclusions
En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour violation de l’article 455 du code de procédure civile (défaut de réponse aux conclusions).
L’inventeur sollicitait l’indemnisation de plusieurs préjudices :
- La prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle (période 2011-2015)
- La perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche (concours scientifique, prestations de conseil)
- La perte de carrière
- Le préjudice moral résultant de pressions psychologiques et mesures vexatoires
La cour d’appel avait rejeté l’ensemble des demandes au seul motif que les conditions de l’article R. 611-12 n’étaient pas réunies. Or, ces demandes indemnitaires pouvaient être caractérisées indépendamment de toute faute liée à l’application de ce texte.
L’enseignement de l’arrêt
- La cession onéreuse de brevets à un tiers, en vue de leur exploitation industrielle, constitue un acte de valorisation au sens de l'article R. 611-12 du CPI, et non un abandon de valorisation
- L'inventeur agent public ne peut revendiquer la disposition des droits patrimoniaux que si la personne publique a effectivement décidé de ne pas procéder à la valorisation
- Les investissements dans le maintien des brevets, les tentatives de licence et la cession à un exploitant caractérisent une valorisation continue
- Les demandes de prime d'intéressement et autres préjudices (perte de carrière, préjudice moral) doivent être examinées indépendamment de la question de l'application de l'article R. 611-12
- Le juge doit répondre à chaque chef de demande indemnitaire, sous peine de cassation pour défaut de motifs
Les implications pratiques
Pour les inventeurs agents publics
Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles un inventeur fonctionnaire peut revendiquer la disposition des droits patrimoniaux sur son invention. Il ne suffit pas que le contrat de licence arrive à échéance ou que l’exploitation commerciale connaisse des difficultés. Tant que la personne publique poursuit des actes positifs de valorisation (maintien des brevets, recherche de partenaires, cession à un exploitant), l’inventeur ne peut se prévaloir de l’article R. 611-12.
En revanche, l’arrêt rappelle que les droits de l’inventeur ne se limitent pas à la seule question de la disposition des brevets. La prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1 du CPI, ainsi que les droits liés au concours scientifique, constituent des prérogatives distinctes qui doivent être examinées pour elles-mêmes.
Pour les établissements publics de recherche
Les universités et organismes de recherche doivent veiller à documenter leurs efforts de valorisation (paiement des annuités, démarches commerciales, négociations avec des licenciés) afin de pouvoir démontrer, le cas échéant, qu’ils n’ont pas abandonné la valorisation des inventions.
La cession des brevets à un tiers, loin de caractériser un abandon, peut au contraire constituer l’aboutissement de la stratégie de valorisation lorsqu’elle permet la poursuite de l’exploitation industrielle.
Pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle
Cet arrêt invite à distinguer soigneusement les différents fondements des demandes formulées par un inventeur :
- Les demandes fondées sur l’article R. 611-12 (disposition des droits patrimoniaux)
- Les demandes de prime d’intéressement (article R. 611-14-1)
- Les demandes indemnitaires de droit commun (perte de carrière, préjudice moral)
Chacun de ces chefs de demande obéit à un régime juridique propre et doit faire l’objet d’une réponse motivée par le juge du fond.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra statuer sur les demandes indemnitaires de l’inventeur autres que celles liées à l’article R. 611-12.
